上诉人国家知识产权局、上诉人佛山市顺德区北滘露星饮料有限公司（简称露星公司）因与被上诉人佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司（简称碧桂园公司）商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2020）京73行初7690号行政判决，向本院提起上诉。本院于2021年3月10日受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结

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北京知识产权法院查明：第1293988号“碧桂园及图”商标（简称诉争商标，见附图）由露星公司于1998年4月8日申请注册，并于1999年7月14日获准注册，核定使用在第29类肉、食用油等商品上。经续展，现为有效注册商标。 第903822号“碧桂园ＣＯＵＮＴＲＹＧＡＲＤＥＮ”商标（简称引证商标，见附图）由碧桂园公司于1994年12月19日申请注册，并于1996年11月21日获准注册，核定使用在第36类不动产出租、公寓管理等服务上。经续展，现为有效注册商标。 2019年6月6日，碧桂园公司对诉争商标提出无效宣告请求，并提交了以下主要证据： 1．证明引证商标知名度的证据：碧桂园公司与碧桂园集团之间的关联关系证明、碧桂园公司官网资料、碧桂园集团2013年至2018年审计报告、碧桂园集团行业排名材料、碧桂园集团履行社会责任的相关媒体报道、碧桂园集团启用新标识的相关新闻报道、碧桂园所属部分企业工商登记信息、碧桂园项目分布情况及部分项目资料、媒体对碧桂园冠名活动的报道材料、碧桂园部分广告图片、碧桂园部分销售合同和发票、碧桂园公司商标受保护记录、1992年至1996年碧桂园集团及碧桂园公司有关的知名度材料。根据该组证据，原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）曾于2006年6月1日作出《关于认定“碧桂园ＣＯＵＮＴＲＹＧＡＲＤＥＮ及图”商标为驰名商标的批复》，认定碧桂园公司使用在第36类不动产出租、不动产管理服务上的“碧桂园ＣＯＵＮＴＲＹＧＡＲＤＥＮ及图”注册商标为驰名商标。 2．证明露星公司及其关联主体存在恶意抢注行为的证据：露星公司的工商登记信息、地理位置及其申请注册商标列表、鼎湖碧桂园的相关资料和公开报道、露星公司法定代表人申请注册的商标档案、百度百科关于“松山湖”的介绍、麦小萍、何瑞英申请注册的商标信息等。 露星公司在商标评审阶段提交了以下主要证据： 1．相关裁定书； 2．碧桂园公司相关商标档案及实际使用商标图片； 3．顺德市交通建设部门的简报汇编及工程纪实； 4．露星公司相关商标档案； 5．广告宣传材料、相关公告及销售发票； 6．相关的照片资料、经公证的网站资料； 7．相关新闻报道及行政处罚决定。 2020年5月6日，国家知识产权局作出商评字［2020］第110076号《关于第1293988号“碧桂园及图”商标无效宣告请求裁定》（简称被诉裁定），认定：诉争商标的申请注册未违反1993年2月22日修正的《中华人民共和国商标法》（简称1993年商标法）的相关规定，裁定：诉争商标予以维持。 碧桂园公司不服被诉裁定，于法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。 原审诉讼中，碧桂园公司提交了以下主要证据： 1．证明引证商标已构成驰名商标的证据：碧桂园公司及其关联公司营业执照、顺德市碧桂园物业发展有限公司股东会决议、1992年-1999年开发楼盘的证明文件、1993年-1999年部分碧桂园房屋买卖合同、2019年财务报表审计报告、2011年-2019年税收完税证明、碧桂园公司及其关联公司荣誉证书、引证商标注册证书、1997年-1999年报纸上进行的广告宣传、中国知网“顺德碧桂园”的相关年鉴记载、网络媒体对碧桂园公司及引证商标的宣传报道、碧桂园公司对诉争商标进行持续使用的材料。 2．证明露星公司及其关联主体存在恶意的证据：露星公司及其关联主体申请注册商标信息列表、麦小萍转让“碧桂园”商标的公告、麦小萍购买碧桂园房屋的备案信息、露星公司及其关联主体申请注册“碧桂园”商标的不予注册决定、露星公司及其关联主体申请注册“碧桂园”商标被撤销注册的行政判决、露星公司所摹仿品牌的相关介绍。除诉争商标外，露星公司及其法定代表人、原监事在第3、5、10、14、15、18、25、26、29、30、32、34、35等多个类别的商品和服务上申请了四十余个显著特征为“碧桂园”的商标；此外，还申请注册了“大可以”“粤星”“绿牡丹”等与其他知名品牌相近的商标，以及包含行政区划名称的商标，如“佛山泉”“松山湖”“北滘”等。 露星公司在原审诉讼阶段提交了相关裁定和判决、“碧桂园给您一个五星级的家”网页宣传、我国评定旅游（涉外）饭店星级的规定、媒体相关报道、碧桂园控股有限公司股东情况等，证明碧桂园公司曾利用“碧桂园给您一个五星级的家”的广告语进行虚假宣传，并曾有过多起负面新闻。 北京知识产权法院认为，鉴于诉争商标于2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）施行前已获准注册，而无效宣告申请的提出及被诉裁定的作出在2001年商标法施行后，故本案涉及到修改前后商标法的法律适用问题。对于本案的程序问题，依据程序法从新原则，应当适用2019年4月23日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2019年商标法）；对于实体问题，则需要根据涉及法律条款的不同分别处理。本案中，碧桂园公司在原审诉讼中主张的无效宣告理由涉及2001年商标法第十三条第二款以及1993年商标法第八条第一款第九项、第二十七条第一款，其中，1993年商标法第八条第一款第九项、第二十七条第一款对应于2001年商标法第十条第一款第八项、第四十一条第一款。根据《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》的规定，对于诉争商标是否属于2001年商标法第十三条第二款规定之情形，应当适用2001年商标法的相应规定进行审查，是否属于1993年商标法第八条第一款第九项、第二十七条第一款，应当适用1993年商标法的相应规定进行审查。本案中，碧桂园公司提起无效宣告的时间为2019年6月6日，而诉争商标注册之日为2001年4月7日，故碧桂园公司依据2001年商标法第十三条第二款（对应于2019年商标法第十三条第三款）提起无效宣告已超过五年的时间限制。而要适用前述条款的例外规定，则需要满足两个条件：一是引证商标构成驰名商标，二是诉争商标系恶意注册。关于引证商标是否构成驰名商标的问题，碧桂园公司提交的大部分使用和宣传证据的形成时间晚于诉争商标申请日，即便曾于2006年被认定为驰名商标，但距诉争商标申请注册之日已余七年，故碧桂园公司提交的证据无法证明在诉争商标申请注册之前引证商标已构成驰名商标，故无法适用2019年商标法第四十五条第一款的例外规定。诉争商标文字本身所表达的内容不致产生有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形，未构成1993年商标法第八条第一款第九项规定的情形。碧桂园公司提交的证据可以证明在诉争商标申请注册前，碧桂园公司已对引证商标进行了一定的宣传和使用，即便尚未达到驰名商标的程度，但已经具备一定知名度。露星公司与碧桂园公司处于同一地域，理应知晓引证商标，但露星公司及其法定代表人、原监事等仍在第3、5、10、14、15、18、25、26、29、30、32、34、35等多个类别的商品和服务上申请了四十余个与引证商标显著识别部分相同的“碧桂园”商标，其大量申请注册的行为难谓善意。加之，除“碧桂园”商标外，露星公司还申请注册了“大可以”“粤星”“绿牡丹”等与其他知名品牌相近的商标，明显超出企业经营范围的正常需求，扰乱了商标注册秩序、损害了公共利益。诉争商标的注册申请构成1993年商标法第二十七条第一款所指“其他不正当手段取得注册”的情形。原审法院对碧桂园公司的该项主张予以支持。 北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。 国家知识产权局及露星公司均不服原审判决，向本院提起上诉。国家知识产权局上诉请求撤销原审判决，维持被诉裁定。其主要上诉理由为：1993年商标法第二十七条第一款规定的“其他不正当手段取得注册”主要是指诉争商标注册人在申请注册商标时以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。本案中，碧桂园公司所述理由仅指向特定民事主体的相对权益，所提交的证据亦不能证明露星公司存在上述情形。原审判决所例举的“大可以”“粤星”“绿牡丹”等商标并不为相关公众所知晓，故诉争商标的注册未构成1993年商标法第二十七条第一款所指情形。 露星公司上诉请求撤销原审判决，驳回碧桂园公司的诉讼请求。其主要上诉理由为：1．原审法院关于露星公司及其法定代表人、原监事等在多个类别等商品和服务上申请了四十余个与引证商标显著识别部分相同的“碧桂园”商标，其大量申请注册的行为难谓善意，露星公司还申请注册了“大可以”“粤星”“绿牡丹”等与其他知名品牌相近似的商标，明显超出企业经营范围的正常需求，扰乱了商标注册秩序、损害了公共利益，以及碧桂园公司提交的证据可以证明在诉争商标申请注册前，引证商标具有一定知名度的认定，均属于事实认定错误；2．引证商标的权利人并非碧桂园公司，引证商标的权利主体已不存在，引证商标应属无效或灭失；3．碧桂园公司与引证商标原权利人名称相同，其长期盗用、冒用引证商标，故其提交的证据不能作为提起引证商标无效宣告以及认定引证商标知名度的证据；4．相关判决已经认定碧桂园公司关于“碧桂园给你一个五星级的家”的宣传带有欺骗性，故不能证明引证商标具有一定知名度。 碧桂园公司服从原审判决。 经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标档案、引证商标档案、被诉裁定及当事人陈述等证据在案佐证，本院予以确认。 二审诉讼中，露星公司提交了以下证据：1．引证商标详情；2．引证商标流程；3．《企业机读档案变更登记资料1》；4．《企业机读档案变更登记资料2》；5．《碧桂园公司所注册商标查询情况》；6．相关判决书。上述证据用以证明碧桂园公司并非引证商标的权利人，碧桂园公司在45个商品及服务类别上大量申请商标，超出其经营范围，露星公司注册诉争商标未违反1993年商标法第二十七条第一款的规定。 碧桂园公司提交了以下证据：1．顺德市三和物业发展有限公司营业执照及相关审批文件；2．顺德市碧桂园有限公司营业执照及变更证明；3．北京知识产权法院（2020）京73行初4452号行政判决书；4．露星公司的关联主体何瑞英申请注册“碧桂园”商标被不予注册的判决书；5．露星公司模仿部分知名品牌的相关媒体报道；6．顺德市碧桂园物业发展有限公司企业申请注销登记注册书、碧桂园公司的工商档案；7．诉争商标初审公告，显示诉争商标原申请注册人为顺德市北珍蒸馏水有限公司，地址为广东顺德市北滘镇广教工业开发区；8．国家企业信用信息公示系统打印件，显示露星公司住所为佛山市顺德区北滘镇广教工业开发区；9．个体工商户申请开业登记表显示，麦润成于1989年至1996年在北珍蒸馏水公司工作；10．外观设计专利文件，显示露星包装箱的专利权人为北珍蒸馏水公司，设计人为麦润成。上述证据用以证明碧桂园公司系由顺德市三和物业发展有限公司（后更名为顺德市碧桂园物业发展有限公司）经企业转制而成立，故碧桂园公司为引证商标权利人。露星公司与北珍蒸馏水公司存在关联关系，露星公司申请注册诉争商标不具有真实使用意图，其关联主体注册的“碧桂园”商标多次被法院判决不予注册，露星公司注册大量他人具有知名度的商标，构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。 本院另查，诉争商标原申请注册人为北珍蒸馏水公司，1999年10月28日，诉争商标转让至顺德市北滘露星饮料有限公司，2004年10月14日，诉争商标注册人名义及地址发生变更，顺德市北滘露星饮料有限公司名称变更为佛山市顺德区北滘露星饮料有限公司，地址由广东顺德市北滘镇广教工业开发区变更为佛山市顺德区北滘镇广教工业开发区。 再查，原审判决第六页第二段“诉争商标注册之日为2001年4月7日”的表述存在错误，诉争商标注册日应为1999年7月14日。 上述事实，有引证商标流程、工商档案、诉争商标转让公告等证据在案佐证

驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费一百元，由国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费一百元，由国家知识产权局及佛山市顺德区北滘露星饮料有限公司各负担五十元（均已交纳）。 本判决为终审判决

审判长刘晓军 审判员王晓颖 审判员宋川 二〇二一年六月八日 法官助理李双阳 书记员王译平

2021-06-16